JPPAT.com - 김중필 특허법률사무소입니다.

問1 산업재산권이란 무엇이고, 어떤 내용의 권리이며, 어떻게 취득할 수 있는가?

산업재산권이란 발명, 고안, 의장(디자인), 상표(서비스표 포함)를 보호하기 위하여 개인(법인)에게 부여되는 권리로서, 특허권(발명 보호), 실용신안권(고안 보호), 의장권(의장 보호) 및 상표권(상표 보호)으로 구분할 수 있습니다.

산업재산권은 일정 기간동안 권리자 또는 권리자의 허락을 받은 자만이 보호 대상인 발명 등을 사용할 수 있는 권리입니다. 이에 따라 권리자는 영업이익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 제품의 우수성을 수요자에게 홍보할 수 있고, 기술개발실적이 우수한 것으로 인정되어 국가 등으로부터 여러 가지 사업자금을 지원받을 수 있습니다. 한편, 권리자의 허락을 받지 않은 사용자는 권리자에게 손해배상을 하여야 할 뿐만 아니라 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

이러한 산업재산권을 취득하기 위해서는 보호받고자 하는 발명 등을 기재한 서류를 작성하여 특허청에 제출하여야 합니다(이를“출원”이라고 함). 그러면 특허청 소속 공무원인 심사관이 제출된 출원서류를 검토하여 산업재산권을 부여할 것인지를 결정합니다(이를 “심사”라고 함)

問2 출원은 언제 하는 것이 좋은가?

동일한 출원내용에 대해서는 먼저 출원한 자에게 우선적으로 산업재산권을 부여합니다. 그러므로 가능한 빨리 출원서류를 작성하여 특허청에 제출할 필요가 있습니다. 그런데 빨리 출원하는 것도 중요하지만,“問答 3 내지 5”에서 설명하는 바와 같이 출원서류의 내용을 충실히 작성하는 것도 매우 중요하기 때문에 가능한 한 출원서류를 작성을 시작하는 시기를 앞당길 필요가 있습니다.

시제품을 만들기 전이라도 출원할 수 있으므로 영업비밀로 간직할 필요가 없는 경우 가능한 빨리 출원서류작성을 시작하는 것이 좋습니다.

한편, 출원을 하기 전에 제품을 생산하여 판매하거나, 출원할 내용을 카탈로그 등 인쇄물에 표시하여 배포한 경우에는 산업재산권을 취득할 수 없는 경우가 있으므로 주의하셔야 합니다.

問3 출원서류는 어떻게 작성해야 하는가?

출원서류는 본인이 직접 작성하거나, 특허청에 등록된 변리사에게 의뢰하여 작성할 수 있습니다. 등록된 변리사이외의 자에게 비용을 주고 출원서류작성을 의뢰하는 것은 법으로 금지되어 있습니다.

출원서류의 작성은 법에서 정하는 방식에 따라야 하고, 이 작성방법에 따르지 않으면 출원을 하지 않은 것으로 취급될 수 있습니다. 그러므로 본인이 직접 작성하고자 하는 경우 법에서 정하는 방식을 위반하지 않도록 주의해야 합니다.

問4 출원서류를 작성할 때 가장 주의해야 할 점은?

산업재산권에 의해 보호받을 수 있는 범위는 출원서류에 기재된 사항으로 제한됩니다. 그러므로 자신이 창작한 발명, 고안 또는 의장을 충분히 보호받을 수 있도록 출원서류를 작성하여야 합니다. 이 부분이 출원서류를 작성할 때 가장 어렵고 시간이 많이 소요되는 부분입니다.

問5 특허청구범위(보호받기를 원하는 발명을 정의하는 특허출원서류의 일부)는 어떻게 작성해야 하는가?

특허권을 취득하고 난 후 발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 결정하도록 하고 있으므로, 특허청구범위는 매우 신중하게 작성하여야 할 것입니다. 반면 특허청구범위는 발명의 본질적 사상을 문장으로 표현하여야 하고 발명관련 제품의 판매형태와 종래 기술의 수준을 잘 알아야 하기 때문에 작성하기가 매우 어렵습니다.

특허청구범위를 잘 작성한다는 것은 발명의 보호범위가 가능한 넓게 확보될 수 있도록 작성하는 것을 의미합니다. 이를 위해서 가장 먼저 해야 하는 일은 발명의 특징을 구분하고 그 구분된 특징 상호간의 관련성을 조사하는 것입니다. 그 다음 상호 관련성이 없는 특징은 독립적으로 보호를 받을 수 있도록, 상호 관련성이 있는 특징들은 하나로 묶어 보호를 받을 수 있도록 특허청구범위를 작성하도록 합니다. 그리고 특허청구범위에 기재된 용어와 구절 하나하나를 검토하여 불필요한 용어나 구절을 삭제합니다. 그 다음 발명이 성립하는 범위 내에서 특허청구범위에 기재된 용어와 구절을 보다 넓은 범위를 갖는 용어와 구절로 수정하여야 합니다.

출원인이 직접 작성한 특허청구범위를 보면 발명의 보호범위가 너무 축소되어 있는 경우가 많습니다. 그러므로 적어도 특허청구범위만이라도 전문가의 검토를 받은 후 출원하는 것이 좋을 것입니다.

이상의 내용은 실용신안등록출원시 작성하는 실용신안등록청구범위에 대해서도 동일하게 적용됩니다.

問6 변리사에게 출원서류작성을 의뢰할 때 가장 주의해야 할 점은?

자신이 창작한 발명, 고안, 의장의 내용을 가능한 정확하고 조금도 빠지지 않도록 변리사에게 전달하여야 합니다. 아마도 발명자 본인이 변리사가 알고 있는 출원서류 작성에 관한 지식을 가지고 있다면 가장 넓게 보호를 받을 수 있는 출원서류를 작성할 수 있을 것입니다.

실제로 산업재산권을 취득한 후 침해분쟁이 발생했을 때 자신이 창작한 발명이 다른 사람이 사용하고 있는 것이 분명한 데, 왜 보호를 받을 수 없느냐고 의아해하는 경우가 있습니다. 변리사에게 전달하지 못하는 부분만큼 산업재산권에 의해 보호받을 수 있는 범위가 줄어들어 권리자가 손해를 본다고 생각하시면 됩니다. 변리사가 잘 알고 있을 것으로 예상되는 부분도 반드시 확인하여 전달하시고, 조금이라도 참고가 될 수 있는 자료는 모두 변리사에게 제공하는 것이 좋습니다.

그리고 창작한 발명 등의 내용은 종래의 것과의 비교하여 차이점 위주로 전달하시는 것이 좋습니다. 예를 들면 전화기의 송수화기가 종래 어떤 모양을 가지고 있어 사용상 어떤 문제점이 있는 데, 이를 다른 어떤 모양으로 바꾸면 그 문제점이 어떻게 해결될 수 있다는 식으로 전달하시면 좋습니다.

출원인이 직접 작성한 특허청구범위를 보면 발명의 보호범위가 너무 축소되어 있는 경우가 많습니다. 그러므로 적어도 특허청구범위만이라도 전문가의 검토를 받은 후 출원서류를 특허청에 제출하는 것이 좋을 것입니다.

問7 발명자와 출원인은 어떻게 다르고, 이와 관련하여 출원할 때 어떤 점을 유의해야 하며, 변리사에게 출원을 의뢰할 때 출원인 및 발명자에 관하여 어떤 정보를 제공해야 하는가?

발명자는 발명에 실질적으로 참여한 자를 말하고, 개인(자연인)만 발명자가 될 수 있습니다. 이에 비해, 출원인은 산업재산권을 자신의 이름으로 취득하기 위하여 출원하는 자를 말하고, 개인은 물론 법인도 출원인이 될 수 있습니다.

법인을 출원인으로 하는 경우 출원서류를 특허청에 제출하기 전에 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리(발명이 완성되었을 때 발명자에게 부여됨)를 양도받아야 합니다. 그 양도 증명 서류를 출원할 때 제출할 필요는 없으나, 특허청이 제출을 요구할 때는 제출해야 합니다.

그리고 공동으로 발명을 한 자들이 자신의 이름으로 출원을 하고자 하는 경우 발명자 전원 또는 발명자의 일부가 출원인이 될 수 있습니다. 발명자의 일부를 출원인으로 하는 경우 출원서류를 제출하기 전에 나머지 발명자로부터 특허받을 수 있는 권리를 양도받아야 합니다. 물론 공동발명자들은 특허를 받을 수 있는 권리를 공동발명자이외의 자에게 전부 또는 일부를 양도할 수 있습니다.

특히, 발명자가 아닌 출원인이 출원서류에 자신의 이름을 발명자로 기재하는 경우 특허권을 취득할 수 없기 때문에 주의하셔야 합니다.

발명자는 국문 및 영문성명, 주민등록번호, 주소, 전화번호에 관한 정보(개인을 출원인으로 하는 경우 및 법인을 출원인으로 하는 경우 공통)를 변리사에게 제공하면 됩니다. 그리고 개인을 출원인으로 하는 경우에는 발명자와 동일한 출원인 정보를, 법인을 출원인으로 하는 경우 사업자등록증 사본을 변리사에게 제공하면 됩니다.

問8 자신의 발명을 다른 사람이 훔쳐 출원을 했을 경우 어떻게 대응해야 하고, 외국에서 발견한 신제품에 대하여 산업재산권을 취득할 수 있는가?

자신의 발명을 다른 사람이 훔쳐서 출원을 했을 경우 그 훔친 사실을 증명할 수 있는 자료와 자신이 직접 발명한 사실을 증명할 수 있는 자료(발명일지 등)를 확보하는 한편, 동일한 내용으로 신속히 출원을 하셔야 합니다. 이 때 발명을 훔친자는 물론 발명자 자신도 특허권을 취득할 수 없는 상황이 발생할 수 있으므로 변리사와 상담하시는 것이 좋습니다.

그리고 발명을 훔친 자에 대해서는 민사적 책임 및 형사적 책임을 추궁할 수 있습니다(이는 변리사의 업무영역이 아니므로 변호사와 상담하셔야 합니다).

외국에서 발견한 신제품을 출원하는 경우 법적으로는 산업재산권을 취득하기 어렵지만, 현실적으로는 가능성이 크다고 할 수 있습니다(심사관의 심사업무의 한계 때문). 외국에서 발견한 신제품을 그대로 출원하는 것보다 개량을 한 후 출원하는 것이 산업재산권을 취득할 가능성이 커질 뿐만 아니라 침해분쟁을 방지할 수 있어 좋습니다.

問9 동일 발명에 대하여 다른 사람이 앞서 출원한 경우 어떻게 대응해야 하는가?

먼저 다른 사람이 발명을 한 경위를 조사하고, 조사결과 자신의 발명을 훔친 것으로 판명될 때에는 答7)에 따라 대응하시면 됩니다.

그러나 다른 사람이 독자적으로 발명을 하거나, 다른 사람이 자신의 발명을 훔친 것으로 의심이 되지만 그 훔친 사실을 증명할 수 있는 자료를 확보할 수 없는 경우에는 기업 활동에 심각한 타격을 받을 수 있으므로 다음과 같이 신중히 대응하셔야 합니다.

발명일지 등 자신이 발명한 사실을 증명하는 자료와 그 발명을 이용하여 제품을 생산하기 위하여 시설을 투자하거나 실제 생산하였음을 증명하는 자료를 마련하여야 합니다. 이 때 발명일자와 시설투자일정, 생산일정 등은 객관적 자료에 의하여 뒷받침되어야 합니다. 이러한 준비를 잘 하면 적어도 제품생산을 계속할 수 있습니다.
한편 다른 사람이 특허권을 취득하는 것을 저지하기 위하여 答16)에서와 같이 심사관에게 정보를 제공하여야 합니다.

問10 특허권을 취득할 가능성이 그리 크지 않은 것으로 보이는 발명에 대하여 출원을 해야 하는가?

특허출원을 하는 목적에는 ① 적극적으로 산업재산권을 확보하여 경제적 이익을 얻고자 하거나, ② 경쟁업자가 산업재산권을 취득할 경우 받을 수 있는 피해를 방지하고자 하거나, ③ 제품의 우수성을 홍보하고자 하거나, ④ 다른 사람이 특허권을 취득하는 것을 방지하고자 하는 경우 등 여러 가지가 있을 수 있습니다.

특허권을 취득할 가능성이 그리 크지 않은 것으로 보이는 발명을 출원할 것인지 여부는 전술한 특허출원의 목적, 사업의 규모, 투자비용, 출원기술의 개량가능성, 경쟁업체의 특허출원 가능성, 출원비용 등을 종합적으로 검토하여 결정하여야 할 것입니다. 그리고 출원여부 판단이 곤란할 경우에는 침해분쟁에 드는 비용과 시간이 크다는 점을 고려하여 출원하는 쪽을 선택하는 것이 좋을 것입니다.

問11 직무발명이란 무엇이고, 종업원과 회사는 직무발명에 대하여 왜 관심을 가져야 하는가?

직무발명이란 회사에 귀속된 종업원이 자신의 직무에 관하여 한 발명을 말하고, 종업원에는 대표자는 물론 임시직도 포함됩니다.

직무발명은 국가의 산업발달과 관계가 있을 뿐만 아니라, 회사와 종업원의 경제적 이익과도 밀접한 관계가 있습니다. 회사의 입장에서 보면 자신의 종업원이 한 직무발명이 경쟁관계에 있는 다른 회사로 넘어가는 경우 막대한 손해를 입을 것이 분명하고, 회사에 비하여 경제적 약자인 종업원은 직무발명에 대하여 정당한 보상을 받지 못할 염려가 있기 때문입니다.

직무발명에 대한 회사와 종업원사이의 기본적인 이해관계는 다음과 같습니다.
종업원은 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리를 갖습니다.

한편, 회사는 종업원이 갖고 있는 특허받을 수 있는 권리를 우선적으로 양도받을 수 있고, 종업원이 다른 회사나 개인에게 특허받을 수 있는 권리를 양도하면 별도의 실시료를 지불하지 않고 직무발명을 이용할 수 있습니다.

여기서 유의해야 할 점은 종업원이 한 발명이 모두 직무발명은 아니라는 것입니다. 종업원이 자신의 직무에 관하여 발명을 하지 않은 경우(회사의 업무 또는 회사의 업무이외에 관하여 발명을 한 경우) 종업원은 회사에 대하여 어떤 부담도 지지 않습니다.

問12 발명을 공동으로 한 자, 출원을 공동으로 한 자 또는 산업재산권을 공동으로 갖고 있는 자는 상대방에 대하여 어떤 권리와 의무를 가지는가?

발명을 공동으로 한 자는 자신의 지분을 다른 사람에게 양도할 때 다른 모든 공동발명자의 동의를 반드시 얻어야 합니다. 그러나 발명을 이용하여 제품을 생산할 때는 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고 다른 발명자의 동의를 받지 않아도 무방합니다. 이러한 사항은 출원을 공동으로 한 자와 산업재산권을 공동으로 갖고 있는 자에 대해서도 동일하게 말할 수 있습니다.

그리고 공동발명자들은 모두 출원할 때 참여하여야 합니다. 발명을 공동으로 한 자들 중 일부가 출원으로부터 배제된 경우 특허권을 취득할 수 없는 상황이 발생할 수 있음을 주의하셔야 합니다.

또한 출원을 공동으로 한 자와 산업재산권을 공동으로 갖고 있는 자는 특허청에 대한 절차 중 일부 절차는 반드시 함께 밟아야 함을 유의하셔야 합니다.

問13 심사는 어떻게 진행되고, 심사기간은 어느 정도 소요되며, 심사에 대응할 때 어떤 점에 유의해야 하는가?

심사는 특허청장의 위임을 받은 심사관에 의해 진행됩니다. 특허출원의 경우 출원과 별도로 심사를 해줄 것을 요청해야 심사가 개시됩니다. 그리고 특허출원과 의장등록출원의 경우 다른 출원보다 우선적으로 심사해줄 것을 요청할 수 있습니다. 심사관의 심사결과에 대해서는 특허심판원, 특허법원과 대법원에 신청하여 불복할 수 있습니다.

심사소요기간은 기술분야와 출원건수에 따라 일정하지 않으나, 대략 특허출원의 경우 2년 내지 2년 6개월, 실용신안등록출원의 경우 3 내지 4개월, 상표등록출원의 경우 10개월 내지 1년, 의장등록출원의 경우 8 내지 10개월 정도 됩니다.

특허출원의 경우 특허권에 의해 보호를 받을 수 있는 기간이 종료되는 시점은 출원일로부터 계산하기 때문에 심사관의 심사결과 통보에 가능한 빨리 대응할 필요가 있습니다. 그리고 심사단계에서 출원서류를 적어도 2회 보정할 수 있는 기회를 가질 수 있는 데, 이 보정기회를 잘 이용하여 심사에 대응하여야 합니다.

問14 선행기술조사란 무엇이고, 어떤 경우에 해야 하는가?

선행기술조사란 자신이 관심을 갖고 있는 기술 분야에서 어떤 기술이 당해 기술분야 종사자에게 알려져 있는 지, 주로 어떤 문제점을 해결하기 위하여 기술개발이 진행되고 있는 지, 어떤 기술에 대하여 출원이 되어 있거나 산업재산권이 존재하는 지에 대하여 조사하는 것을 말합니다.

선행기술조사는 국내 또는 외국에서 새로운 분야의 사업을 시작하거나 확장할 때, 외국에 제품을 수출할 때, 개발기술에 대하여 출원(특히 외국에의 출원)을 할 때, 산업재산권 침해분쟁이 발생한 때, 다른 사람이 자신의 업무에 속하는 기술에 대하여 출원을 한 때 등 여러 가지 경우에 이루어지고 있습니다.

이러한 선행기술조사는 매우 어려운 작업으로서 완벽을 기하기 어렵고, 시간과 비용이 많이 소요됩니다. 그러므로 조사목적에 따라 조사대상과 범위를 잘 설정하여 효율적으로 실시하여야 할 것입니다.

問15 기술공개란 무엇이고, 기술공개에 따른 이해득실은?

“기술공개”라는 용어가 다소 생소하겠지만, 국가 경제적인 면에서 매우 중요한 의미를 갖습니다.

기술공개란 출원서류에 기재된 기술을 일반 공중에게 널리 알려주는 것을 말합니다. 법은 기술공개가 효율적으로 이루어지도록 출원인에게 산업발전에 도움이 될 수 있도록 산업재산권에 의해 보호받고자하는 기술을 출원서류에 상세히 설명하도록 강제하고 있습니다.

이러한 기술공개에 의해 동일한 기술개발에 대하여 중복하여 투자하는 것을 방지할 수 있을 뿐만 아니라, 개량기술을 탄생시킬 자료를 일반 공중에게 제공할 수 있게 되는 것입니다. 이는 국가의 산업발전에 매우 도움이 될 것입니다.

출원서류에 기재된 기술은 공개된다는 점을 고려하여 출원하기 전에 개발기술을 영업비밀로 보호받는 것이 유리한 지 산업재산권에 의해 보호받는 것이 유리한 지 판단하여야 합니다. 그리고 일단 산업재산권에 의해 보호를 받고자 한다면 출원서류에 기술을 상세히 설명하여야 합니다. 기술설명이 부족한 경우 산업재산권을 취득하지 못할 뿐만 아니라, 아무런 대가없이 자신의 개발기술을 다른 사람에게 제공하는 결과를 초래할 수 있습니다.

특허출원서류에 기재된 기술은 출원일로부터 1년 6개월이 경과하면 기술공개가 이루어집니다. 출원인이 원하는 경우 그 전에도 공개될 수 있습니다.

기술공개를 하면 다른 사람과 동등한 위치에서 기술개량을 하여야 하기 때문에 자본력 또는 기술력이 약한 출원인은 손해를 볼 수 있습니다. 반면 기술이 공개되면 산업재산권을 취득하기 전이라도 법적 보호를 받을 수 있을 뿐만 아니라, 기술공개가 홍보수단으로 작용하여 사업자금을 확보하거나 산업재산권을 처분할 수 있는 상대방을 찾는데 도움이 될 수 있습니다.

問16 다른 사람이 산업재산권을 취득하는 것을 어떻게 저지하고, 이미 취득한 다른 사람의 산업재산권을 어떻게 소멸시킬 수 있는가?

산업재산권은 독점배타적인 효력을 갖는 것으로 경쟁업체의 산업 활동에 막대한 영향을 미치므로, 일반 공중은 심사에 필요한 정보를 심사관에게 제공할 수 있도록 하고 있습니다. 그리고 정보를 제공한 자에게는 심사결과를 알려주고 있습니다.

한편 산업재산권이 발생한 후에는 이의신청을 하거나, 무효심판을 청구하여 산업재산권을 소멸시킬 수 있습니다. 이 때 무효심판 청구는 당해 산업재산권 때문에 사업 활동이 방해를 받거나, 받을 염려가 있는 자 등 이해관계인만 청구할 수 있습니다.

問17 회사에서 처리해야 할 산업재산권관련 업무로는 어떤 것이 있으며, 어떻게 처리하는 것이 효율적인가?

산업재산권 관련 업무중 가장 기본적인 것은 개발기술에 대하여 산업재산권을 취득하는 일이 될 것입니다. 막대한 시간과 비용을 투자하여 개발한 기술에 대하여 산업재산권을 취득하여 일정 기간 독점하여 사용함으로써, 투자비용의 회수를 넘어 이익을 남길 수 있기 때문입니다.

다른 업무로는 양도 등 취득한 산업재산권을 이용하여 이익을 얻는 방법을 모색하고, 경쟁업체의 출원 내지는 산업재산권 취득 정보를 수집하며, 선행기술을 조사하여 기술개발자에게 제공하며, 직무발명이 외부로 누출되지 않도록 관리하며, 자사 개발기술의 특허맵을 작성하며, 회피설계를 하는 것 등을 들 수 있습니다.

이러한 산업재산권 관련 업무를 처리하기 위해서는 개발기술의 난이도, 개발기술의 양 등을 고려하여 산업재산권전담부서를 조직하여야 할 것입니다. 그리고 최근 산업재산권제도는 변화에 변화를 거듭하고 있기 때문에 정기적으로 전문기관에 의뢰하여 산업재산권전담요원을 교육시켜야 할 것입니다.

그리고 산업재산권관련 문제는 복잡 미묘한 부분이 있고 전체적인 관점에서 사안을 판단하여야 경우가 많이 있기 때문에, 고문변리사를 지정하여 산업재산권전담요원의 업무능력 한계를 보완하는 방안도 고려하여야 할 것입니다.

問18 산업재산권을 이용하여 어떻게 경제적 이익을 얻을 수 있는가?

산업재산권은 일종의 재산권으로서, 다른 재산권과 마찬가지로 다양한 방법으로 경제적 이익을 얻을 수 있습니다.

자본과 기술력이 뒷받침되는 경우 직접 제품을 생산하여 판매할 수 있고, 그렇지 않으면 다른 사람에게 사용하게 하고 실시료를 받을 수 있습니다. 다른 사람에게 사용하게 하는 경우 기간, 수량, 판매지역 등을 제한할 수 있고, 여러 사람에게 동시에 사용하게 할 수도 있습니다.

그리고 다른 사람에게 권리의 전부 또는 일부를 양도하거나, 담보물로 제공하여 사업자금을 융통할 수 있습니다.

問19 자신의 산업재산권을 침해한 자를 어떻게 공격해야 하고, 다른 사람의 산업재산권 침해공격에 대하여 어떻게 방어해야 하는가?

산업재산권분쟁에서 공격과 방어의 기본은 먼저 기술적으로 침해를 구성하는 지 여부를 판단하는 일입니다. 이러한 판단에 기초하여 공격의 수위를 결정하고 방어방법을 선택하여야 합니다.

기술적인 면에서 침해여부의 판단은 고문변리사와 상담하거나 변리사에게 감정서 작성을 의뢰하는 방법 등으로 할 수 있습니다. 이 때 판단자료는 판단결과의 객관성을 확보할 수 있도록 적어도 2이상의 루트를 통해 수집하는 하는 것이 좋습니다.

산업재산권분쟁에서 공격은 형사소송절차, 민사소송절차 또는 심판절차를 통해 동시에 또는 순차적으로 이루어질 수 있습니다. 이 때 유의할 점은 산업재산권은 확정적인 권리가 아니라는 것 즉, 무효심판를 통해 처음부터 산업재산권을 취득하지 않은 것으로 될 수 있다는 것과 무리하게 공격하는 경우 업무방해죄 또는 무고죄를 범할 수 있음을 유념하여야 합니다.

다른 사람의 침해공격에 대한 방어를 할 때 침해가 분명하거나 불명한 경우에는 즉시 침해행위를 중단하여 손해배상범위가 확대되지 않도록 합니다. 그리고 사업을 계속할 필요가 있을 경우에는 실시료를 주는 방향으로 협상을 진행합니다. 이 때 자신이 갖고 있는 다른 특허권 또는 선행기술조사를 통하여 확보한 무효사유자료를 활용하면 협상을 유리하게 진행시킬 수 있습니다.

한편 침해여부가 불분명한 경우에는 분쟁기간이 길어짐에 따라 공격을 하는 자나 방어를 하는 자 모두 막대한 손해를 입을 수 있고, 반사적으로 다른 경쟁업체에게 시장주도권을 빼앗길 염려가 있기 때문에 서로 양보하여 분쟁을 조속히 마무리 짓는 것이 좋습니다.

問20 외국에서 특허권은 취득할 때 어떤 점을 유의해야 하는가?

국내에서 취득한 특허권은 한국 영토 내에서만 효력이 있으므로 외국에서 발명을 보호받기 위해서는 해당 국가에서 특허권을 취득하여야 합니다. 현재 하나의 특허권에 의해 세계 주요 국가에서 발명을 보호해 줄 수 있도록 협의가 진행중에 있습니다.

외국에서 특허권을 취득하는 데에는 시간과 비용이 많이 소요되므로, 외국에의 출원여부는 해당 국가에 발명과 관련된 제품의 생산설비를 갖추고 있는 지, 현재 또는 장래의 제품 수요의 크기, 다른 사람이 발명관련 제품을 생산하고 있는 지, 특허권의 행사가 실질적으로 가능한 지 등을 충분히 검토하여 결정해야 할 것입니다.

각 국가는 자국의 경제정책에 따라 특허권을 취득하기 위한 요건 및 절차를 달리 정하고 있기 때문에, 현지 변리사를 통해 특허권을 취득하는 것이 안전합니다. 이 때 보통 국내 변리사를 선정하여 출원인과 현지 변리사사이를 중개하도록 하고 있습니다. 외국에서 특허권을 취득하는 루트에는 여러 가지가 있고 각 루트는 장단점이 있기 때문에, 국내변리사와 상담하여 특허권을 취득할 국가와 취득루트를 결정하는 것이 좋습니다.

問21 상호와 상표는 어떻게 다른가?

상호는 상인이 영업에 관하여 자기를 표시하기 위하여 사용하는 표지로서, 문자만으로 구성되어 있습니다. 상호는 관할 등기소에 등기할 수 있으나, 상호를 등기하더라도 독점하여 사용할 수 있는 권리는 발생하지 않습니다. 다만, 다른 사람이 등기한 상호를 동종영업을 위하여 등기한 행정구역내에서 사용하는 경우 부정한 목적으로 사용하였음을 입증하는 데 도움이 됩니다.

이에 비해, 상표는 자신의 상품을 타인의 상품과 식별하기 위하여 사용하는 표지로서, 기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색채로 구성되어 있습니다. 상표는 특허청에 등록할 수 있으며, 상표를 등록하면 반영구적으로 국내 전 영역에 걸쳐 독점하여 사용할 수 있는 권리 즉, 상표권이 발생합니다.

問22 상호를 선택할 때 상표와 관련하여 유의할 점은?

상호는 알게 모르게 상표로 사용되기 때문에 부정경쟁행위를 범하거나 상표권침해분쟁을 일으킬 염려가 있습니다. 그러므로 상호를 선택할 때 다음 사항을 조사하여야 합니다.
첫째. 상호와 동일하거나 비슷한 상표가 특허청에 등록되어 있는지 여부
둘째. 특허청에 등록되지는 않았지만 상호와 동일하거나 비슷한 매우 잘 알려진 상표가 있는지 여부

問23 자신의 상호를 다른 사람이 상표로서 등록을 받을 수 있는가?
그리고 다른 사람이 등록받은 경우 대응수단은?

상호가 널리 알려진 경우를 제외하고 다른 사람은 상표로서 등록을 받을 수 있습니다. 상호가 널리 알려진 경우에는 상호를 가진 자만이 상표등록을 받을 수 있습니다.

다른 사람이 자신의 상호를 등록받은 경우 우선 상호를 상표로 사용하지 않도록 유의하여야 합니다. 그런데 상호로서의 사용과 상표로서의 사용은 전문가 입장에서도 구별하기가 쉽지 않기 때문에 상표권 침해분쟁을 방지하기 위해서 상표권을 양도받거나 상호를 변경하는 것을 고려하여야 합니다. 상호를 오랫동안 사용하여 영업상의 신용을 많이 갖고 있는 경우에는 상표권을 양도받는 편이 좋습니다.

問24 자신의 상호를 상표로 등록받으면 어떤 이익을 얻을 수 있는가?

다른 사람이 상표로 등록받는 경우에 받을 수 있는 불이익을 피할 수 있을 뿐만 아니라, 상호가 갖고 있는 영업상의 신용을 상품판로개척에 이용할 수 있고, 나아가 상호와 상표로 함께 사용함으로써 상품의 품질 및 영업에 관한 이미지를 상승적으로 높힐 수 있습니다.

자신의 상호가 널리 알려져 있는 경우에도 상표등록을 받아 두는 것이 좋습니다. 다른 사람이 등록을 받기 위하여 출원하는 경우 상호가 널리 알려져 있음을 심사관에게 입증하기 어려울 뿐만 아니라 입증에 많은 비용이 들기 때문입니다.

問25 회사가 사용하는 “도메인이름”과 “로고”의 경우는?

問答 22 내지 24에 준하여 관리하여야 합니다.